原告以被告鮮芋仙門店銷售的爆米花應由休閑國聯(lián)公司或原告直接提供為由，認為被告自行生產(chǎn)或自他人處購買侵犯了其商標權(quán)蜒滩，起訴要求被告停止侵權(quán)滨达、賠償損失10萬元奶稠。
上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告根據(jù)合同約定有權(quán)生產(chǎn)涉案注冊商標的爆米花捡遍；原告曾指定關(guān)聯(lián)公司向被告銷售過爆米花貼紙锌订、塑料桶等，可見并非如原告所稱應由其提供成品爆米花画株。即便被告違反關(guān)于商標使用方式及進貨渠道的約定辆飘，也并不因此構(gòu)成商標侵權(quán)，故判決駁回原告的訴訟請求谓传。原告不服上訴蜈项，上海市第一中級人民法院于2014年9月16日判決駁回上訴，維持原判续挟。
【不同觀點】
原告認為紧卒，被告雖與商標注冊人之間存在特許經(jīng)營合同關(guān)系，但其被授權(quán)使用涉案商標自行生產(chǎn)的商品是指芋圓诗祸、豆花等跑芳，而爆米花則一向由商標注冊人或其指定廠商直接提供。在特許經(jīng)營合同履行過程中直颅，商標注冊人或原告從未確認過被告可以自行生產(chǎn)或委托他人生產(chǎn)爆米花〔└觯現(xiàn)被告銷售的爆米花由未經(jīng)許可的案外人生產(chǎn)，其商標使用行為容易導致消費者對商品來源產(chǎn)生混淆功偿，誤認為該爆米花由商標注冊人或原告生產(chǎn)盆佣，因此侵犯了原告對該商標享有的獨占許可使用權(quán)。
被告認為脖含，本案糾紛的產(chǎn)生原因是商標注冊人將同一商標先后許可給不同主體罪塔。被告先于原告獲得商標注冊人的授權(quán)，原告在明知的情況下仍與商標注冊人簽訂獨占許可合同养葵，可見其默認了被告獲得的商標使用許可征堪。若原告認為被告無權(quán)使用該商標，應向商標注冊人主張相應權(quán)利关拒。
某學者認為佃蚜，被許可人使用注冊商標不當時，有可能違反特許經(jīng)營合同約定而承擔違約責任着绊，主要看其是否違反了特許經(jīng)營合同的約定谐算；也有可能構(gòu)成未經(jīng)許可使用他人注冊商標而應承擔侵權(quán)責任，主要應看該行為是否會造成商品來源的混淆归露；還有可能構(gòu)成兩種責任的競合洲脂。若根據(jù)特許經(jīng)營合同中關(guān)于商標許可使用的具體約定，被特許人僅有權(quán)銷售使用特許商標的商品剧包，而無權(quán)自行生產(chǎn)恐锦，則其自行生產(chǎn)或委托他人生產(chǎn)的行為構(gòu)成未經(jīng)許可使用他人注冊商標往果，易造成消費者對商品來源的混淆，構(gòu)成商標侵權(quán)一铅。但若被特許人的權(quán)限包括生產(chǎn)使用該注冊商標的商品陕贮，則被特許人的行為屬于經(jīng)商標注冊人許可的使用，不符合商標侵權(quán)行為的構(gòu)成要件潘飘。即便違反了關(guān)于進貨渠道的約定肮之，也系違反了與特許人之間的合同約定，并不因此構(gòu)成商標侵權(quán)卜录。
【法官回應】
被特許人違反商標使用約定不一定構(gòu)成商標侵權(quán)
1.被特許人違約責任與商標侵權(quán)責任的區(qū)分
特許經(jīng)營合同中戈擒，商標許可使用條款一般包括許可使用的期間、地域范圍暴凑、商標的使用方式等峦甩。被特許人應在特許經(jīng)營合同約定范圍內(nèi)，規(guī)范使用被許可使用的注冊商標现喳。但實踐中凯傲，被特許人往往出于自身利益的需要超越合同許可范圍，其情形主要包括：（1）超越授權(quán)的商品范圍或地域范圍使用特許人的注冊商標嗦篱；（2）未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自第三方處購買商品后附著特許人的注冊商標對外銷售冰单；（3）特許經(jīng)營合同終止后繼續(xù)使用特許人的注冊商標。
被特許人實施的上述行為中灸促，第一種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于商標使用的商品范圍或地域范圍的約定诫欠，因此構(gòu)成違約。至于該行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)浴栽，目前尚存在爭議荒叼。一種觀點認為，被特許人在約定的商品范圍或許可地域外使用特許商標時典鸡，屬于未經(jīng)許可的使用被廓，構(gòu)成商標侵權(quán)。如1986年美國紐約南部地區(qū)法院審理的創(chuàng)新阿巴拉契藝術(shù)品公司訴拉納達電子公司案以及1993年佛羅里達州南部地區(qū)法院審理的巴比特電子公司訴戴斯坎公司案中萝玷，法院認為嫁乘，商標許可權(quán)是指商標權(quán)人（特許人）允許被特許人在約定的期限、范圍內(nèi)按一定條件使用其商標球碉，如果被特許人未能依照特許合同的約定蜓斧，在合同約定的地域或商品之外使用特許商標，則特許人不僅有權(quán)向法院提起商標侵權(quán)訴訟睁冬，還可依據(jù)特許合同追究被特許人的違約責任挎春。另一種觀點則認為，注冊商標被核準使用的地域范圍為全國范圍，我國商標法并未規(guī)定商標權(quán)可以由注冊人自己控制或限定在某個區(qū)域內(nèi)有效搂蜓。因此狼荞，當被特許人超出合同約定的地域范圍使用特許商標時，違反的是合同約定帮碰，并不構(gòu)成商標侵權(quán)。筆者認為拾积，限定商標使用區(qū)域?qū)儆谔卦S經(jīng)營性質(zhì)的約定殉挽，當被特許人有權(quán)使用特許商標而僅僅超出地域范圍時，其提供的商品并不會產(chǎn)生來源混淆問題拓巧，只是流通渠道違反了合同約定斯碌，侵害的客體是合同權(quán)而非商標權(quán)，被特許人應承擔違約責任肛度。當被特許人超出許可使用的商品范圍時傻唾，屬于未經(jīng)許可的使用，構(gòu)成商標侵權(quán)承耿。
被特許人的第二種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于進貨渠道的約定冠骄，故構(gòu)成違約，是否構(gòu)成商標侵權(quán)則需據(jù)合同約定不同而定加袋。根據(jù)商標使用方式的不同凛辣，特許經(jīng)營可分為兩種類型：一種是銷售型的特許經(jīng)營，即被特許人僅有權(quán)銷售特許人提供的商品而無權(quán)自行生產(chǎn)职烧，雙方關(guān)于商標使用約定的重要內(nèi)容是使用有注冊商標商品的進貨渠道扁誓、銷售范圍等。此時蚀之，就商品上的商標而言蝗敢，被特許人并未進行商標法意義上的使用，當然足删，被特許人根據(jù)合同的約定一般有權(quán)使用特許人的服務(wù)商標寿谴。另一種是生產(chǎn)并銷售型的特許經(jīng)營，即被特許人使用特許人的注冊商標生產(chǎn)商品后對外銷售壹堰，雙方關(guān)于商標使用約定的重要內(nèi)容是商標標識拭卿、原材料等的進貨渠道等。若系銷售型特許經(jīng)營贱纠，由于被特許人無權(quán)使用特許商標生產(chǎn)商品峻厚，故其自行生產(chǎn)或自第三人處購買的商品與特許人并無關(guān)聯(lián)，其行為易導致消費者誤認為該商品與特許人有關(guān)谆焊，符合商標侵權(quán)的構(gòu)成要件惠桃。此時被特許人應承擔的責任屬于侵權(quán)責任與違約責任的競合，特許人有權(quán)選擇要求被特許人承擔違約責任還是侵權(quán)責任。若系生產(chǎn)并銷售型特許經(jīng)營辜王，鑒于被特許人使用注冊商標對商品來源進行指示有合法依據(jù)劈狐，而合同關(guān)于商標標識及原材料的約定更多是出于品質(zhì)保證的目的，故即便原材料或商標標識的進貨渠道違反了合同約定呐馆，也僅構(gòu)成違約肥缔，并不因此構(gòu)成商標侵權(quán)。
第三種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于商標使用期間的約定汹来，構(gòu)成違約续膳。同時鑒于特許經(jīng)營合同已經(jīng)終止，則被特許人使用許可人的注冊商標已無合法依據(jù)收班，屬于未經(jīng)許可的使用坟岔，故同時也構(gòu)成商標侵權(quán)。
2.本案被告行為不構(gòu)成商標侵權(quán)
違約責任基于合同產(chǎn)生摔桦，行為人要承擔的是違反合同的約定義務(wù)而產(chǎn)生的責任社付，而侵權(quán)責任是基于行為人違反其法定義務(wù)而產(chǎn)生的責任。二者雖可能構(gòu)成競合邻耕，但鑒于法律關(guān)系特征不同鸥咖，當被特許人違反合同關(guān)于商標使用的約定時，并非一概構(gòu)成商標侵權(quán)赊豌，而應根據(jù)商標侵權(quán)特征對被特許人的具體使用行為進行分析認定扛或。本案中，被告以其系根據(jù)特許經(jīng)營合同使用被控侵權(quán)商標為由進行抗辯碘饼，原告則認為被告僅有權(quán)銷售商標權(quán)人提供的鮮芋仙爆米花熙兔，故涉案特許經(jīng)營的類型成為最大的爭議焦點。
根據(jù)商標注冊人與被告簽訂的特許經(jīng)營合同艾恼，開篇即約定被告有權(quán)“使用”涉案鮮芋仙商標住涉。從字面意義上看，就鮮芋仙爆米花而言钠绍，該“使用”應然包括生產(chǎn)并銷售舆声，故原告認為僅指銷售并無依據(jù)。根據(jù)合同關(guān)于特許商標使用方式的具體約定柳爽，對被告購買印有商標的容器等物（即注冊商標標識）媳握、機器設(shè)備、原物料的渠道進行了規(guī)定磷脯，據(jù)此可以認定被告有權(quán)利用這些機器設(shè)備蛾找、原物料及注冊商標標識生產(chǎn)特許商品，而非僅僅有權(quán)銷售赵誓。此外打毛，根據(jù)查明的事實柿赊，被告曾向商標權(quán)人的關(guān)聯(lián)企業(yè)購買爆米花貼紙及塑料桶，而原告也稱被告的該行為系經(jīng)其指定幻枉，可見合同的實際履行情況也與約定一致碰声，并非如原告所稱商標權(quán)人只提供成品的爆米花由被告銷售。因此熬甫，本案特許經(jīng)營屬于生產(chǎn)并銷售型而非單純銷售型胰挑，在合同約定的期限內(nèi)，被告有權(quán)在其門店內(nèi)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花并對外銷售罗珍，其行為不構(gòu)成商標侵權(quán)洽腺。
當然，被告自認其銷售的爆米花由案外人生產(chǎn)覆旱，而特許經(jīng)營合同則約定，無論是商品還是注冊商標標識核无、機器設(shè)備扣唱、原物料等，除非經(jīng)特許人同意或指定团南，被特許人必須自特許人處或特許人指定廠商處購買噪沙。可見吐根，被告的行為可能違反了合同約定正歼，特許人有權(quán)起訴追究被告的違約責任。然而拷橘，正如前所述局义，特許人對商標標識、原物料冗疮、機器設(shè)備等物品進貨渠道及相關(guān)條件的限定萄唇，屬于對被告履行合同義務(wù)具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定术幔，屬于其與特許人之間因合同關(guān)系產(chǎn)生的爭議另萤，并不因此而構(gòu)成商標侵權(quán)。
